浅谈涉外专利诉讼的预防和应对措施

　　在美国，专利诉讼往往是企业构筑竞争壁垒、打击竞争对手的常用伎俩，尤其对于生产技术型企业而言。中国有很多企业正是由于对专利保护的不重视，开拓的市场反为他人做了嫁衣，最后却沦落为国外专利巨头的代工厂商。

　　当一个企业还很小，一般不会引起专利大鳄们的注意，行内有句俗语“放水养鱼，待肥而食”所以中国的企业在进入美国之初，往往相对安全，但是一旦到达某种程度的规模，那么往往成为猎杀的目标。由于侵权额可以追溯，企业有了一定的经济实力和市场之后，一个专利侵权诉讼往往会将之前的取得的市场拱手相让，还会造成巨额赔偿。以国内著名企业中芯国际来说，在和台积电的专利侵权诉讼中，虽然最后和解，中芯国际却损失了10%的自有股份，三亿美元现金，创始人张汝京被迫出走。由于美国属于专利重保护国家，所以动辄上亿的赔偿是中国一般企业无法承受的。

　　那么，当中国公司的产品将要进入海外市场，我们作为企业法律顾问又该为企业怎样保驾护航呢。

　　站在企业IP的角度，对于专利风险，预防胜于治疗，所以首当其冲的是如何做好事先预防工作。其次是当面临专利侵权之诉，我们的应对措施。

　　在产品出海杨帆之前。首先，我们应当对产品本身技术进行解构，列出技术清单。分别列出1、我们自己已有但未申请专利，而是作为技术秘密保护的技术方案；2、已经获得或者申请了专利的技术；3、通过交叉许可和购买获得的专利技术；4、自己使用的但未获得授权的他人的专利技术。

　　即使是自有专利技术，还会遇到以下几点问题：1、由于专利分为使用新型和发明，实用型新专利本身不需要经过实质审查，所以其新颖新及其不稳定，技术已经授权，也极有可能侵犯他人的在先权利。2、作为发明专利由于其授权周期较长，至少要三年以上，同时在申请的案前的检索中，存在6-18个月的盲期，不能充分检索出在申请日之前的专利申请。又由于代理机构的水平和撰写质量不同，答辩技巧不同。都直接影响到发明专利的授权结果和专利保护的质量。3、由于发明专利的质量较差，即使将该专利进行PCT国际申请，获得权利的成功率和授权质量都比较低，这样产品一出过国门，在自主知识产权保护上几乎是裸奔。

　　针对上述问题我们应当采取哪些措施？从专利实务上考虑，首先，我们应当建立海外专利预警制度，对该出口产品在目标国家的专利申请情况进行事先检索，并且出具检索报告。

　　检索报告必须由有一定公信力的机构出具，其中一点,就是为了将来如果由于盲区无法检索到，作为非恶意侵权的证据，减少我们的赔偿金额和损失。第二就是为了将来的专利布局和外围专利的申请做准备。还有一点需要说明的是，在检索过程中，因当不限于关键字组成的检索式的检索，还应当运用UC、FI、FTerm分类体系的跨库检索的方式进行检索。

　　问题来了，如果发现该产品有在先专利申请怎么办？

　　以一个我本人经手的真实的案例来说明这一问题：甲公司是一家国内制造原料药的企业。其产品已经经过FDA认证并且整个制备过程都在FDA备案，准备出口到美国。但是在出口之前，其委托的专利代理机构经过检索发现，其制备方法中的一种技术方法，是已经在美国授权并且继续有效的一种方法发明专利，该专利在中国虽然申请，但是已经被驳回。

　　由于FDA的备案可以在其官网查询获得，其制备方法无疑是公开的，也就是其最直接的侵权证据。由于中国的劳动力成本较低，所以相对于没过过市场的产品，具有一定的价格优势，所以势必对美国市场上的其他竞争对手产生一定影响。如果其在产品在美国市场获得成功，势必成为专利侵权诉讼打击的对象。而且需要指出的是，作为企业不应对此抱有侥幸心理，正是中国由于企业不能对美国专利侵权风险有足够警惕的认识，才会一次次在美国市场上因为知识产权侵权而折戟，远的有VCD专利侵权，近的有LED专利侵权者些血淋淋的教训。

　　面对这一情况，作为企业IPer首先要进行风险评估，其可能面临的风险有：

　　其一、如果一旦被专利权利人提出专利侵权诉讼，该涉嫌侵权的产品会被查扣。如果被认定侵权，该相关产品或者在缴纳专利许可费用之后被解押，如果不在法定期限内缴纳专利许可费用，产品会被罚没、销毁。

　　其二、由于该产品被扣而造成的违约行为，其后果和责任将由侵权方承担。

　　其三、如果该产品被认定侵权，根据美国法律，原告可以要求涉案产品的专利市场许可费用价值的三到五倍作为惩罚性赔偿。例如：该产品总价值100万美金，其中使用该专利应该缴纳专利许可费用为10万美金，那么赔偿金的金额可能是30-50万美金。

　　其四、在美国，如果该案进入司法程序，药品专利侵权的律师费用一般在200-300万美金。如果该被认定侵权，原告方的诉讼合理支出应当由被告承担(包括律师费、调查取证费、查扣费、诉讼费等等)。侵权方的律师费及相关诉讼费用一般是由自己承担。

　　然后，我们要制定相关专利应对措施和方案：

　　1、虽然在实际生产过程中，该产品可能使用了该专利技术，但是由于专利权利要求书的保护范围不同，该产品的实际使用上，并不必然构成专利侵权。因为专利保护的核心是专利文献，对专利文献的解释有不同的解释原则：包括中心限定原则，周边限定原则、折衷原则。不同的解释原则，会带来完全不同的解释结果。目前国内企业如果遇到此类情况通常会要求美国专利律师对涉及侵权的专利文献和实际使用技术进行对比和评估，出具“专利侵权评价报告”。如果实际使用的技术根据技术对比和解释，不在专利权利要求的保护范围之内，美国专利律师会出具“专利不侵权意见”。一旦面临诉讼，该建议对法官会产生重大的影响。由于涉外律师是计时收费，该笔费用大约在5000-10000美金左右。

　　2、如果美国专利律师通过对比发现该产品的实际使用技术和该专利确实构成了侵权。建议甲公司对该专利在美国专利局，提出专利重审。即美国专利局对该专利进行重新审查和检索，对其新颖新、创造性、程序性等多个方面进行重新评价。根据以往的经验，通过专利重审的方式，有70%的可能最终限制这个专利的范围或者撤销这个专利。据美国专利和商标局统计，在以前的专利重新审查中，大约有12%的专利经过重新审查证明是非法的，有58%的专利缩小了范围，有30%的专利得到了支持。从而使涉嫌侵权的技术越过该专利的保护范围，避免侵权风险。该措施的优点是时间短，通常6-12个月内可以有结果；并且费用较低，目前美国专利商标局的官费根据不同的程序大约在两到三万美金左右，律师费用在七到十万万美金左右。

　　3、如果通过专利复审程序无法将其无效，那么我们应当尝试专利逾越和外围技术的申请。由于专利实质上只是一种技术方案，对通一种产品可以有不同的多种技术方案，从而设计新的技术方案，对该侵权专利进行规避。对于不可逾越的核心基础专利，我们可以通过技术的改进和完善，在其外围申请大量的非核心专利，建立专利稻草人，通过交叉许可降低专利许可费用。

　　4、假设该技术的周围已经被权利人进行了完善的专利布局和铺垫，即使外围专利的申请也无法降低其许可成本，依然不能规避法律风险，那么只能向联邦法院提出专利无效申请。在美国专利无效属于联邦法院管辖，属于司法程序。届时甲公司只能通过诉讼手段将该专利无效。但是费用非常巨大，目前的司法程序阶段，美国律师的最低成本大约在50万美金起。周期非常长，至少在2-3年。

　　依然以上述案件为例，假设甲公司依然将该产品出口到了美国，而通过上述手段依然无法将许可费用降低或者规避侵权专利，那么其除了老实支付许可费用之外，别无他法，否则将要面临巨大的侵权风险。当然，如果许可费用过高，违反行业平均的许可标准，甲公司可以对专利权利人提起不正当竞争之诉，要求和其他使用该专利权利的公司支付相同许可费用。但是中国制造的成本优势估计也就荡然无存了。

　　如果在国外的产品已经被他人以侵犯专利权利为由提起了诉讼，那我们有应该怎办。由于在目前的情况下，中国企业绝大多数是以被告形式出现。中国企业也往往以败诉告终，但是也不乏成功的案例。典型的策略就是提起反诉和专利无效，或者双管齐下。

　　由于美国的专利审查制度并非天衣无缝，专利审查员的审查工作异常巨大，所以其审查尺度相对较为宽松，无效美国专利并非不可能完成的任务。同时由于专利诉讼人往往对自己的专利也不是百分之一百有信心，所以一旦面临无效，其首先考虑的是如果一旦无效成功，自己将会损失多少的许可费用。就有风险成本的考虑，如果对方底气不足，或者胃口并不是很大，一般会主动接受和解。

　　其次，如果作为被告的中国企业，具有一定的技术基础，完全可以根据通过专利检索和分析，设计专利陷阱，引诱对方进行专利拖吊。最后提出反诉。典型如珠海炬力对SigmaTel的专利诉讼案。珠海炬力正是以攻为守，依托自身的专利布局，最后以战求和，获得了最终的胜利。

　　在之前所举出的案例中，由于该案在中国被驳回，甲公司最后在企业IP、技术研发人员、专利律师和代理人的共同努力下，调取了被驳回的相关理由和引证文献、依据，通过专利的检索和分析，实现了技术规避，找到了替代方案，并且将新的技术方案申请了PCT国际专利。产品也已经通过FDA的复检，顺利出口美国。

　　专利之战是场看不见硝烟的战争，事实上他比战争更加残酷，因为没有人会同情弱者，对一些企业而言失败意味着灭顶之灾。专利诉讼就是敌我双方的一场攻防战，胜负的关键在于你有多大的底牌和出牌人的技巧。专利布局和运营必须具有前瞻性，宜未雨而绸缪，勿临渴而掘井。如果自己没有一点筹码，那也只能人为刀俎，我为鱼肉了。

　　(来源：智慧芽blog)